Адвокатська компанія "Соколовський і Партнери"

Сильна команда податкових адвокатів
  • Eng
  • Рус
  • Укр

19 років на ринку юридичних послуг

 
 
  • Податкова адвокатура, податкове планування, податкове представництво, спори з податковою, юридична допомога під час податкових перевірок, оскарження рішень ДПІ
  • Оптимізація кредиторської та дебіторської заборгованості, досудова санація, стягнення заборгованості, банкрутство
  • Господарські спори, тендерне законодавство, складання договорів, вирішення корпоративних спорів
  • Правова допомога адвоката у цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному процесах, представництво інтересів в Європейському Суді з прав Людини
  • Консультації з експортно-імпортних операцій, підготовка контрактної документації, оскарження рішень митних органів в адміністративному та/або судовому порядках
  • Правова допомога під час допиту, захист в суді, оскарження дій слідчого, прокурора, слідчого судді, адвокатська допомога потерпілому
  • Комплексна правова експертиза господарської діяльності юридичної особи з метою визначення її справедливої ​​ціни на ринку і реального стану активів
  • Супровід угод (M&A) з аналізом фінансових господарсько-правових і податкових наслідків, вибір найбільш оптимальних юридичних та економічних рішень
  • Розробка та впровадження антикорупційних програм, здійснення compliance-процедур, супровід під час розслідування корупційних правопорушень
  • Оформлення прав на землю, вирішення земельних спорів, консультації з земельного законодавства, юридична допомога сільськогосподарським виробникам
  • Консультації з трудового права, складання внутрішніх документів підприємства, адвокатська допомога у вирішенні трудових спорів, консультації з охорони праці

Телефони в Києві: +38 (044) 495-19-28, 495-19-29, 275-67-99

Ел. пошта: pravo@splf.ua

Skype: splf.ua

Право інтелектуальної власності. Проблеми захисту прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг)

Грищенко В. М., юрисконсульт АО "Адвокатська компанія "Соколовський і Партнери".

В даній публікації здійснений аналіз деяких проблем, що виникають при реєстрації торговельної марки та пов’язані з можливістю захисту прав інтелектуальної власності.

При підготовці публікації використані: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», судова практика.

У людей, що керуються далекоглядною стратегією побудови власної справи є розуміння важливості побудови власного бренду та потребу у його захисті. Підтвердженням тому є хоча б той факт, що споживач з більшою охотою купує товари/послуги, відомі йому; такі, що викликають у його свідомості позитивні образи та враження, які вклали в бренд (в нашому випадку – в торговельну марку) його створювачі.

Проте очевидним є і те, що несанкціоноване використання кимось іншим торговельної марки, навіть користування схожим знаком для товарів і послуг призводить до матеріальних втрат та навіть до зменшення рівню продажів товарів/послуг, оскільки споживач не є впевненим у їх оригінальності, та, відповідно, у очікуваній якості.

Відтак виникає потреба у захисті інтелектуальної власності, зокрема такої її важливої складової як торговельна марка (далі - ТМ).

Можливістю засвідчити свої права на ТМ, так само і одним зі способів превентивного захисту права на ТМ є отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг, оскільки згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Так, відповідно до статті 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. Отримання свідоцтва можна розглядати як превентивний захист своєї ТМ, або ж як складову частину агресивних заходів щодо іншої ТМ, яку її власник не встиг зареєструвати або зареєстрував в іншому класі Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП; наразі – в 9-й редакції).

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, згідно зі ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. Крім того, згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням також визнається застосування ТМ в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до частини п’ятої статті 159 Господарського кодексу України особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Разом з тим, у статті 500 Цивільного кодексу України встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Тому, реєстрація ТМ ще не означає те, що у Вас виникає виключне право на використання знаку для товарів і послуг, оскільки і інша особа може його добросовісно використовувати в подальшому, якщо до зазначеного вище моменту вже використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання. Єдина можливість захистити в такому випадку свої права – зобов’язати особу використовувати ідентичну Вашій ТМ лише в тому обсязі, що використовувався/планувався використовуватися нею до дати подання Вами заявки/дати пріоритету заявки на ТМ. Крім того, в судовому порядку можна доводити недобросовісність дій інших осіб та ці дії оскаржити.

Ще одним важливим моментом, який слід враховувати є підбір класів МКТП. Положеннями ч. 4 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що заявка на реєстрацію ТМ повинна містити, в тому числі, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.

МКТП складається з 45 класів. Причому з 1 по 34 клас включаються товари, з 35 по 45 – послуги, що надаються під реєстрованою ТМ. Якщо особа не є виробником товарів, а надає послуги, то й реєструвати ТМ слід в найбільш підходящому класі з 35-го по 45-й. Важливість вибору класу МКТП пояснюється наступним. Відповідно до ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг.

Таким чином, в майбутньому, у разі реєстрації ТМ, буде можливість захистити її щодо використання на товарах та при наданні послуг, які відносяться до тих класів МКТП, що зазначені у свідоцтві.

Не слід забувати також на стадії розробки ТМ перевіряти, чи хтось інший не зареєстрував подібну ТМ для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, чи не є обрана ТМ добре відомою у розумінні статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, чи не є ТМ фірмовим найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг. У випадку підтвердження наведеної інформації можна внести новий відмітний елемент в ТМ або взагалі змінити ТМ.

Так, згідно з ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закону) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з переліченими вище. Проте для встановлення схожості, тотожності, можливості введення споживача в оману слід використовувати спеціальні знання, тобто у випадку судового захисту своїх прав буде потреба у проведенні експертизи.

Також, відповідно до положень ч. 4 ст. 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Навіть якщо Ви зареєстрували ТМ, отримали відповідне свідоцтво – слід пам’ятати про можливість з боку Ваших конкурентів достроково припинити дію свідоцтва або визнати його недійсним у випадках:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону);

- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці (п. «б» ч. 1 ст. 19 Закону);

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (п. «в» ч. 1 ст. 19 Закону);

- невикористання ТМ протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (ч. 4 ст. 18 Закону).

Отож, підсумовуючи викладене, робимо висновок, що слід дуже ретельно відноситись до вибору торговельної марки (зокрема, її словесного позначення та зображення), орієнтуватись на перспективу при підборі класів МКТП, варто перевіряти: чи не порушуватиме Ваша ТМ чиїх-небудь прав; наскільки Ваша ТМ подібна іншим знакам для товарів і послуг, необхідно також хоч якимось чином використати ТМ протягом 3-х років з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Коли ж виникне потреба захищати Ваші права – використовуйте також додаткові можливості, викладені в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Так, положеннями ст. 4 зазначеного Закону визнано неправомірним використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. Проте, знову ж таки, для установлення змішування (можливості введення споживача в оману) слід проводити експертизу.

Враховуючи весь той комплекс заходів, які слід провести при реєстрації торговельної марки та значні наслідки хоча б одного, здавалося б, незначного прорахунку – варто відповідально ставитись до такого важливого етапу в налагодженні бізнесу як побудова власного бренду, що розпочинається зі створення знаку для товарів і послуг. Врахувати всі ризики, скористатися всіма можливостями під силу лише професіоналам в надзвичайно широкій сфері права інтелектуальної власності та конкурентного законодавства, тому враховуйте це та звертайтеся до фахівців, якими, зокрема, є адвокати Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери».

Ви сповіщаєте про хибодрук в наступному тексті:
Щоб надіслати повідомлення натисніть кнопку "Сповістити про хибодрук". Також можна додати коментар.