Адвокатская компания "Соколовский и Партнеры"

Сильная команда налоговых адвокатов
  • Eng
  • Рус
  • Укр

18 лет на рынке юридических услуг

 
 
  • Налоговая адвокатура, налоговое планирование, налоговое представительство, споры с налоговой, юридическая помощь во время налоговых проверок, обжалование решений ГНИ
  • Оптимизация кредиторской и дебиторской задолженности, досудебная санация, взыскание задолженности, банкротство
  • Хозяйственные споры, тендерное законодательство, составление договоров, решение корпоративных споров
  • Правовая помощь адвоката в гражданском, хозяйственном, административном,  уголовном процессах, представительство интересов в Европейском Суде по правам Человека
  • Консультации по экспортно-импортным операциям, подготовка контрактной документации, обжалование решений таможенных органов в административном и/или судебном порядках
  • Правовая помощь во время допроса, защита в суде, обжалование действий следователя, прокурора, следственного судьи, адвокатская помощь потерпевшему
  • Комплексная правовая экспертиза хозяйственной деятельности юридического лица с целью определения его справедливой цены на рынке и реального состояния активов
  • Сопровождение сделок (M&A) с анализом финансовых хозяйственно-правовых и налоговых последствий, выбор наиболее оптимальных юридических и экономических решений
  • Разработка и внедрение антикоррупционных программ, осуществление compliance-процедур, сопровождение при расследовании коррупционных правонарушений
  • Оформление прав на землю, разрешение земельных споров, консультации по земельному законодательству, юридическая помощь сельскохозяйственным производителям
  • Консультации по трудовому праву, составление внутренних документов предприятия, адвокатская помощь в решении трудовых споров, консультации по охране труда

Телефоны в Киеве: +38 (044) 495-19-28, 495-19-29, 275-67-99

Эл. почта: pravo@splf.ua

Skype: splf.ua

Право интеллектуальной собственности. Проблемы защиты прав на торговую марку (знак для товаров и услуг)

Грищенко В. Н., юрисконсульт АО «Адвокатская компания «Соколовский и Партнеры».

В данной публикации осуществлен анализ некоторых проблем, которые возникают при регистрации торговой марки и связаны с возможностью защиты прав интеллектуальной собственности.

При подготовке публикации использованы: Гражданский кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», судебная практика.

У людей, которые руководствуются дальновидной стратегией построения своего дела, есть понимание важности построения собственного бренда и необходимости его защиты. Подтверждением этому является хотя бы тот факт, что потребитель с большей охотой покупает товары/услуги, известные ему; такие, которые вызывают в его сознании положительные образы и впечатления, вложенные в бренд (в нашем случае – в торговую марку) его создателями.

Тем не менее, очевидным есть и то, что несанкционированное использование кем-то другим торговой марки, даже использование похожего знака для товаров и услуг приводит к материальным потерям и даже к уменьшению уровня продаж товаров/услуг, поскольку потребитель не уверен в их оригинальности, и, соответственно, в ожидаемом качестве.

Посему возникает потребность в защите интеллектуальной собственности, в частности такой ее важной составляющей как торговая марка (далее - ТМ).

Возможностью удостоверить свои права на ТМ, так же и одним из способов превентивной защиты права на ТМ является получение свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, поскольку согласно ч. 1 ст. 494 Гражданского кодекса Украины обретение права интеллектуальной собственности на торговую марку подтверждается свидетельством. Так, согласно статье 495 Гражданского кодекса Украины имущественными правами интеллектуальной собственности на торговую марку являются: право на использование торговой марки; исключительное право разрешать использование торговой марки; исключительное право препятствовать неправомерному использованию торговой марки, в том числе запрещать такое использование. Получение свидетельства можно рассматривать как превентивную защиту своей ТМ, или же как составляющую часть агрессивных действий относительно другой ТМ, которую ее владелец не успел зарегистрировать или зарегистрировал в другом классе Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ; сейчас - в 9-й редакции).

Использованием торговой марки в сфере хозяйствования, согласно ст. 157 Хозяйственного кодекса Украины, признается применение ее на товарах и при предоставлении услуг, для которых она зарегистрирована, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, которые проводятся в Украине, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации, связанной с внедрением указанных товаров и услуг в хозяйственный (коммерческий) оборот. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", использованием также признается применение ТМ в деловой документации, в рекламе и в сети Интернет.

Согласно части пятой статьи 159 Хозяйственного кодекса Украины лицо, которое использует чужое коммерческое наименование, по требованию его владельца обязано прекратить такое использование и возместить причиненные убытки.

Вместе с тем, в статье 500 Гражданского кодекса Украины установлено, что любое лицо, которое до даты подачи заявки на торговую марку или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на безвозмездное продолжение такого использования или использование, которое предполагалось указанной подготовкой (право предыдущего пользователя).

Поэтому, регистрация ТМ еще не означает того, что у Вас возникает исключительное право на использование знака для товаров и услуг, поскольку и другое лицо может его добросовестно использовать в дальнейшем, если к указанному выше моменту уже использовало торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования. Единственная возможность защитить в таком случае свои права – обязать лицо использовать идентичную Вашей ТМ лишь в том объеме, который использовался/планировался использоваться им до даты подачи Вами заявки/даты приоритета заявки на ТМ. Кроме того, в судебном порядке можно доказывать недобросовестность действий других лиц и эти действия обжаловать.

Еще одним важным моментом, который нужно учитывать, является подбор классов МКТУ. Положениями ч. 4 ст. 7 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" установлено, что заявка на регистрацию ТМ должна содержать, в том числе, перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать знак, сгруппированных по МКТУ.

МКТУ состоит из 45 классов. Причем с 1 по 34 класс включаются товары, с 35 по 45 - услуги, которые предоставляются под регистрированной ТМ. Если лицо не является производителем товаров, а предоставляет услуги, то и регистрировать ТМ нужно в наиболее подходящем классе с 35-го по 45-й. Важность выбора класса МКТУ объясняется следующим. Согласно ч. 2 ст. 494 Гражданского кодекса Украины объем правовой охраны торговой марки определяется приведенными в свидетельстве ее изображением и перечнем товаров и услуг.

Таким образом, в будущем, в случае регистрации ТМ, будет возможность защитить ее относительно использования на товарах и при предоставлении услуг, которые относятся к тем классам МКТП, что указаны в свидетельстве.

Не следует забывать также на стадии разработки ТМ проверять, не зарегистрировал ли кто-то другой подобную ТМ для таких же или однородных с ними товаров и услуг, не является ли избранная ТМ хорошо известной в понимании статьи 6 bіs Парижской конвенции об охране промышленной собственности, не является ли ТМ фирменным наименованием, известным в Украине и принадлежащим другому лицу, которое получило право на него до даты подачи в Учреждение заявки относительно таких же или родственных с ними товаров и услуг. В случае подтверждения приведенной информации можно внести новый отличительный элемент в ТМ или вообще изменить ТМ.

Так, согласно ч. 3 ст. 6 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" (далее – Закона) не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются тождественными или сходными до степени смешивания с перечисленными выше. Тем не менее для установления схожести, тождественности, возможности введения в заблуждение потребителя нужно использовать специальные знания, т.е. в случае судебной защиты своих прав необходимо будет проводить экспертизу.

Также, согласно положениям ч. 4 ст. 6 Закона не регистрируются как знаки обозначения, которые воссоздают:

- промышленные образцы, права на которые принадлежат в Украине другим лицам;

- названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты без согласия владельцев авторского права или их правопреемников;

- фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц без их согласия.

Даже если Вы зарегистрировали ТМ, получили соответствующее свидетельство - нужно помнить о возможности со стороны Ваших конкурентов досрочно прекратить действие свидетельства или признать его недействительным в случаях:

- несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны (п. «а» ч. 1 ст. 19 Закона);

- наличия в свидетельстве элементов изображения знака и перечня товаров и услуг, которых не было в поданной заявке (п. «б» ч. 1 ст. 19 Закона);

- выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц (п. «в» ч. 1 ст. 19 Закона);

- неиспользования ТМ на протяжении трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства (ч. 4 ст. 18 Закона).

Итак, подытоживая изложенное, делаем вывод, что нужно очень тщательно относиться к выбору торговой марки (в частности, ее словесного обозначения и изображения), ориентироваться на перспективу при подборе классов МКТУ, следует проверять: не будет ли нарушать Ваша ТМ чьих-либо прав; имеет ли Ваша ТМ сходство с другими знаками для товаров и услуг, необходимо также каким-либо образом использовать ТМ на протяжении 3-х лет с момента публикации сведений о выдаче свидетельства.

Когда же возникнет потребность защищать Ваши права – используйте также дополнительные возможности, изложенные в Законе Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Так, положениями ст. 4 указанного Закона признано неправомерным использование имени, коммерческого (фирменного) наименования, торговой марки (знака для товаров и услуг), рекламных материалов, оформления упаковки товаров и периодических изданий, других обозначений, которое привело или может привести к смешиванию с деятельностью этого субъекта хозяйствования. Тем не менее, опять же, для установления смешивания (возможности введения в заблуждение потребителя) нужно проводить экспертизу.

Учитывая весь тот комплекс мероприятий, которые нужно провести при регистрации торговой марки и значительные последствия хотя бы одного, казалось бы, незначительного просчета – следует ответственно относиться к такому важному этапу в построении бизнеса как создание собственного бренда, которое начинается с создания знака для товаров и услуг. Учесть все риски, воспользоваться всеми возможностями, по силам лишь профессионалам в чрезвычайно широкой сфере права интеллектуальной собственности и конкурентного законодательства, поэтому учитывайте это и обращайтесь к специалистам, которыми, в частности, являются адвокаты Адвокатского объединения «Адвокатская компания «Соколовский и Партнеры».

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.